Un avocat chargé de l’enregistrement des marques conseille les clients sur les problèmes de propriété intellectuelle liés à l’adoption de textes, de logos ou de symboles pour identifier de manière unique les produits utilisés dans le commerce. Il dépose et défend également l’enregistrement de marques déposées devant une agence gouvernementale nationale habilitée à reconnaître les droits exclusifs sur les marques. Même si le développement et la protection des droits de marque dépendent d’une compréhension approfondie des traités internationaux sur les droits de propriété intellectuelle et des lois de nombreux pays différents, il n’existe aucune procédure internationalement reconnue pour devenir mandataire en enregistrement de marques. Chaque pays a son propre processus, bien que la plupart d’entre eux associent une formation spécifique au contenu, une expérience de type stage et des tests standardisés, et peuvent être généralement décrits en comparant les systèmes aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Il existe deux types de systèmes en place pour devenir avocat chargé de l’enregistrement des marques : la formation juridique générale utilisée dans des juridictions telles que les États-Unis et la qualification générale réglementée par le biais de tests utilisés dans des juridictions du Commonwealth telles que le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Canada. La distinction la plus fondamentale dans les deux systèmes qui sous-tendent la façon de devenir un avocat d’enregistrement de marques est les différentes définitions du mot « avocat ». Historiquement, un avocat était simplement un représentant ou un agent d’une autre personne et n’avait pas à être membre de la profession juridique. Aux États-Unis, le mot « avocat » s’est transformé pour désigner une personne autorisée à la pratique générale du droit ; un avocat au Royaume-Uni peut, mais n’est pas obligé, un membre de la profession juridique.
Aux États-Unis, une personne qui souhaite devenir avocat chargé de l’enregistrement des marques doit être un avocat autorisé à la pratique générale du droit dans au moins un État. Pour devenir avocat, la personne doit obtenir un diplôme de premier cycle dans n’importe quelle majeure, passer le test d’admission à la faculté de droit et être admise dans une faculté de droit accréditée. La personne doit ensuite être diplômée de la faculté de droit, réussir l’examen du barreau dans au moins un État et prêter serment en tant que membre du barreau de cet État. L’admission au barreau de n’importe quel État permet à l’avocat de s’appeler un avocat d’enregistrement de marques et de représenter des clients devant les tribunaux d’État et fédéraux et devant l’Office américain des brevets et des marques (USPTO).
Les États-Unis fonctionnent dans le cadre d’un système d’éducation juridique générale. Il suppose qu’une personne qui a passé trois ans à la faculté de droit et qui a réussi l’examen du barreau est qualifiée pour exercer le droit dans n’importe quel domaine, sous réserve du développement d’une spécialisation par la personne. Bien qu’un avocat puisse se présenter comme un praticien de n’importe quel domaine du droit, en réalité, un avocat aux États-Unis doit développer les connaissances spécialisées et les outils nécessaires pour éviter les fautes professionnelles avant de se présenter comme un représentant légal qualifié. Une personne souhaitant devenir avocat chargé de l’enregistrement des marques aux États-Unis serait bien avisée de suivre les cours de la faculté de droit qui expliquent le droit de la propriété intellectuelle, de poursuivre des stages d’été dans des cabinets d’avocats et des agences gouvernementales qui pratiquent le droit des marques et de chercher un emploi après l’école de droit. soit auprès d’un cabinet spécialisé dans les marques, soit auprès de l’USPTO. En outre, l’avocat américain doit être actif au sein du groupe de pratique des marques de commerce de son barreau et poursuivre des crédits de formation continue dans ce domaine.
Au Royaume-Uni, à l’inverse, un avocat chargé de l’enregistrement des marques n’a pas besoin d’avoir un diplôme en droit ni d’être autorisé à pratiquer le droit en général. Pour devenir avocat d’enregistrement de marques au Royaume-Uni, une personne doit demander une qualification auprès de l’Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) en ayant un certificat général d’enseignement secondaire (GCSE) dans cinq matières et un certificat général d’éducation (GCE) à un niveau A dans deux matières, s’engageant dans deux années d’expérience de travail pertinente et obtenant des notes de passage sur cinq articles de base et trois articles avancés sur des sujets liés aux marques. Si la personne est titulaire d’un diplôme en droit, elle est exemptée de certains des documents de base; s’il est titulaire d’un diplôme supérieur en droit de la propriété intellectuelle, il serait dispensé de la plupart des examens. Seules les personnes qualifiées par l’ITMA et inscrites au registre des agents de marques de commerce peuvent utiliser le titre de «conseil en marques de commerce». D’autres juridictions du Commonwealth ont un processus de qualification réglementaire similaire pour devenir un avocat d’enregistrement de marques qui est géré principalement par des tests spécifiques au contenu couplés à l’expérience, et pas nécessairement par l’obtention d’un diplôme en droit.